熟悉在加拿大提交商標(biāo)申請和提起商標(biāo)訴訟的人都知道，加拿大知識產(chǎn)權(quán)局（CIPO）在評估此類申請中主張的商品和服務(wù)的具體性方面，有著世界上最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)之一。

 

為了幫助商標(biāo)律師和品牌所有者解讀這些標(biāo)準(zhǔn)，CIPO于2024年9月18日發(fā)布了新的《商品和服務(wù)手冊具體性指南》（“《具體性指南》”）。本文對《具體性指南》進(jìn)行了概述，包括對商品和服務(wù)具體化要求的說明。

 

有哪些要求？

 

作為背景，《商標(biāo)法》第30條第（2）款（a）項(xiàng)要求申請包含“以普通商業(yè)用語說明使用或擬使用該商標(biāo)的相關(guān)商品或服務(wù)”。此外，《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》（“《實(shí)施細(xì)則》”）第29條還要求此類聲明“以識別特定商品或服務(wù)的方式描述每一種商品或服務(wù)”。這些要求并非新的規(guī)定。上述規(guī)定自加拿大商標(biāo)法于2019年修訂以來一直存在，與這些修正案之前已經(jīng)存在數(shù)十年的規(guī)定相似。

 

在確定一項(xiàng)商品或服務(wù)聲明是否標(biāo)識了《實(shí)施細(xì)則》第29條所指的特定商品或服務(wù)時，CIPO將采用以下三部分測試：

 

1、商品或服務(wù)的描述方式是否能夠評估《商標(biāo)法》第12條第（1）款（b）項(xiàng)是否適用？明確描述商品或服務(wù)的特征或質(zhì)量的商標(biāo)不可注冊。

 

2、聲明是否指明了特定的商品或服務(wù)，以確保申請人不會受到不合理的廣泛保護(hù)？例如，被描述為“計(jì)算機(jī)軟件”的商品，如果沒有進(jìn)一步的說明，將給申請人帶來不合理的廣泛保護(hù)范圍。

 

3、對商品或服務(wù)的描述是否足夠具體，從而有可能對混淆性進(jìn)行評估？與注冊商標(biāo)或正在申請中的商標(biāo)存在混淆性相似的商標(biāo)不可注冊。

 

以前有哪些指導(dǎo)？

 

CIPO的《商標(biāo)審查手冊》規(guī)定了這一由三部分組成的測試標(biāo)準(zhǔn)，其中還包括對某些類型的商品和服務(wù)所要求的詳細(xì)程度的有限指導(dǎo)，例如“零件和配件”、“設(shè)備”、“計(jì)算機(jī)軟件”、“藥物制劑”、“廣告服務(wù)”和“與數(shù)據(jù)電子傳輸相關(guān)的服務(wù)”等。

 

此外，CIPO還維護(hù)著（并多年來一直維護(hù)）其《商品和服務(wù)手冊》，該手冊是一個可搜索的代表性術(shù)語數(shù)據(jù)庫，收錄了CIPO預(yù)先批準(zhǔn)的具有代表性的術(shù)語，如果在申請中選擇了這些術(shù)語，則無需進(jìn)一步說明即可被接受。《商品和服務(wù)手冊》中還列出了不可接受和“已停用”的術(shù)語，并附有說明以解釋該術(shù)語不可接受的原因以及需要哪些進(jìn)一步的詳細(xì)信息。例如，術(shù)語“電子商務(wù)服務(wù)”已停用，該手冊建議必須說明具體的領(lǐng)域（電子郵件服務(wù)、網(wǎng)上銀行和電子賬單支付、在線酒店預(yù)訂等）。

 

盡管有《商標(biāo)審查手冊》和《商品和服務(wù)手冊》的指導(dǎo)，但面對著《審查員報(bào)告》中對其他司法管轄區(qū)已經(jīng)接受的商品和服務(wù)提出的異議卻沒有解釋為什么這些術(shù)語存在缺陷，許多商標(biāo)律師和品牌所有者經(jīng)常發(fā)現(xiàn)自己對CIPO的具體性標(biāo)準(zhǔn)感到困惑。

 

有什么新的變化

 

CIPO的新《具體性指南》可能會減輕一些挫敗感。

 

《具體性指南》旨在對《商品和服務(wù)手冊》進(jìn)行補(bǔ)充，并說明CIPO對某些類型的商品和服務(wù)所要求的具體化程度。這些信息根據(jù)《尼斯分類表》列出，以“補(bǔ)充說明”的形式顯示，并解釋了需要具體說明的內(nèi)容。例如：

 

第9類：電池（注明具體的使用領(lǐng)域，即汽車電池、相機(jī)電池、手機(jī)電池、助聽器電池、手表電池等，或注明具體類型，即9V電池、堿性電池、鋰離子電池等）。

 

第30類：休閑食品（注明休閑食品的主要成分，即谷物類休閑食品、玉米類休閑食品、米類休閑食品、小麥類休閑食品等，或注明休閑食品的具體項(xiàng)目，即米片、餅干、高蛋白谷物棒等）。

 

第42類：軟件即服務(wù)（SaaS，注明具體功能，必要時說明具體領(lǐng)域，即允許注冊用戶與聽力學(xué)家聯(lián)系的SAAS、用于管理醫(yī)務(wù)人員信息的SAAS、用于客戶關(guān)系管理（CRM）的SAAS、用于將文本轉(zhuǎn)換為語音的SAAS等）。

 

《具體性指南》還包括一個標(biāo)題為“沒有進(jìn)一步說明無法分類”的部分，其中列出了無進(jìn)一步說明無法歸入適當(dāng)尼斯分類的條目。例如：

 

機(jī)器人[如果沒有進(jìn)一步說明，就不能被歸入適當(dāng)?shù)哪崴诡悇e：需注明具體類型，即清潔地板的工業(yè)機(jī)器人（第7類）、焊接工業(yè)機(jī)器人（第7類）、銑削機(jī)器人（第7類）、縫紉機(jī)器人（第7類）、遠(yuǎn)程呈現(xiàn)機(jī)器人（第9類）、實(shí)驗(yàn)室機(jī)器人（第9類）、手術(shù)機(jī)器人（第10類）等]。

 

通過網(wǎng)站提供的信息服務(wù)[如果沒有進(jìn)一步說明，就不能被歸入適當(dāng)?shù)哪崴诡悇e：注明具體的信息類型，即通過網(wǎng)站提供旅行信息（第39類），提供食品安全領(lǐng)域的教育信息（第41類），提供氣候變化領(lǐng)域的科學(xué)信息（第42類），通過網(wǎng)站提供有關(guān)法律服務(wù)的信息（第45類）等]。

 

《具體性指南》和CIPO發(fā)布該指南的公告都表明，如果《具體性指南》與《商品和服務(wù)手冊》之間存在任何差異（例如，由于定期更新），應(yīng)“優(yōu)先考慮”《商品和服務(wù)手冊》提供的指南。

 

雖然CIPO并未因發(fā)布這一新指南的發(fā)布而放松其嚴(yán)格的具體性標(biāo)準(zhǔn)，但商標(biāo)顧問和品牌所有者現(xiàn)在在加拿大提交商標(biāo)申請和進(jìn)行商標(biāo)訴訟時能夠更好地掌握這些標(biāo)準(zhǔn)。（編譯自www.lexology.com）
 

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