在防御商標注冊方面出圈的牌子上一個是海底撈，然而海底撈與王老吉的防御商標比起來缺少了實際使用的證據(jù)，王老吉不但制造與保留了這些防御商標的使用證據(jù)，還能溢價賣出這些特別包裝的涼茶（在臨近春節(jié)的時候推出特別包裝），稱得上一舉兩得，一箭雙雕。商標用于防御性注冊是必不可少的保護布局，但是大量不以實際使用為目的的申請注冊，存在認定為惡意注冊駁回的風險。
 

（圖源：王老吉淘寶官方旗艦店）

 

不以使用為目的的惡意注冊

 

1.法律法規(guī)

 

《商標法》第四條自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務需要 取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊。不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回。

 

《規(guī)范商標申請注冊行為若干規(guī)定》

 

第三條申請商標注冊應當遵循誠實信用原則。不得有下列行為：

 

（一）屬于商標法第四條規(guī)定的不以使用為目的惡意申請商標注冊的；

 

第五條對申請注冊的商標，商標注冊部門發(fā)現(xiàn)屬于違反商標法第四條規(guī)定的不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當依法駁回，不予公告。

 

具體審查規(guī)程由商標注冊部門根據(jù)商標法和商標法實施條例另行制定。

 

第八條商標注冊部門在判斷商標注冊申請是否屬于違反商標法第四條規(guī)定時，可以綜合考慮以下因素：

 

（一）申請人或者與其存在關聯(lián)關系的自然人、法人、其他組織申請注冊商標數(shù)量、指定使用的類別、商標交易情況等；

 

（二）申請人所在行業(yè)、經(jīng)營狀況等；

 

（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標專用權行為的情況；

 

（四）申請注冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或者近似的情況；

 

（五）申請注冊的商標與知名人物姓名、企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱或者其他商業(yè)標識等相同或者近似的情況；

 

（六）商標注冊部門認為應當考慮的其他因素。

 

2.適用要件

 

“不以使用為目的”申請商標注冊的行為是指申請人在申請注冊商標的時候，既無實際使用商標的目的，也無準備使用商標的行為，或者依據(jù)合理推斷，無實際使用商標可能性?！渡虡朔ā返谒臈l立法目的在于遏制不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序的商標囤積等惡意申請行為，其不以使用為目的大量申請商標和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規(guī)制的“不以使用為目的”的“惡意”。

 

以下情形不適用《商標法》第四條：

 

(1)   申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或者近似的商標；

 

(2)   申請人為具有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務，預先適量申請商標。

 

3.考慮因素

 

判斷是否構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標注冊申請，注冊審查程序以發(fā)現(xiàn)的線索為主，異議、評審程序以在案證據(jù)為主，可以綜合考慮以下因素。

 

3.1申請人基本情況

 

包括存續(xù)時間長短；注冊資本實繳情況；所在行業(yè)領域及經(jīng)營范圍的具體情況;經(jīng)營情況是否正常，是否存在吊銷、注銷、停業(yè)、清算等非正常情形。

 

3.2申請人提交商標注冊申請整體情況

 

包括申請人累計申請商標數(shù)量及指定商品或者服務類別；申請人提交商標注冊申請的時間跨度情況；申請人短期內(nèi)新提交的商標注冊申請的數(shù)量及指定商品或者服務類別等。

 

3.3商標具體構(gòu)成情況

 

包括申請注冊的商標是否與他人有一定知名度或顯著性較強的商標相同或者近似;是否包含行政區(qū)劃名稱、山川名稱、景點名稱、行業(yè)術語等公共資源；是否包含知名人物姓名、企業(yè)字號、電商名稱、他人知名并已產(chǎn)生識別性的廣告語、美術作品、外觀設計等其他商業(yè)性標識等。

 

3.4申請人申請商標注冊過程中及取得商標注冊后的行為

 

包括申請人在申請商標注冊過程及取得商標注冊后，將商標向第三方售賣或轉(zhuǎn)讓，且未能有效舉證其售賣或轉(zhuǎn)讓前具有使用意圖或就其不使用行為作出合理解釋的；申請人申請商標注冊過程及取得商標注冊后，具有出于牟取不正當利益的目的，積極向他人兜售或公開售賣商標、脅迫他人與其進行商業(yè)合作，或者向他人索要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費、侵權賠償金、訴訟和解費等行為的。

 

3.5異議、評審程序中相關證據(jù)的情況

 

包括異議、評審程序有證據(jù)證明申請人申請商標注冊時缺乏真實使用意圖，或取得商標注冊后，既無實際使用行為，也無準備使用行為，申請人未能有效舉證其使用意圖或就其不使用行為作出合理解釋的；異議、評審程序有證據(jù)證明系爭商標申請人僅以系爭商標專用權對他人發(fā)起侵權投訴或訴訟以牟取不正當利益的。

 

3.6其他考慮因素

 

包括但不限于：

 

(1)申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標專用權行為的情況；

 

(2)申請人因惡意申請商標注冊或商標侵權行為被國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信名單等情況；

 

(3)與申請人存在特定關系的自然人、法人或者其他組織累計申請商標數(shù)量、待審查商標注冊申請數(shù)量、指定商品或者服務類別情況；

 

(4)與申請人存在特定關系的自然人、法人或者其他組織的商標實際交易、要約、要約邀請情況。

 

上述因素一般在異議、評審程序中予以考慮。

 

王老吉防御商標

 

首先黃老吉申請的大量商標都與原商標近似，并不存在過度保護與濫用保護權的嫌疑，其次黃老吉申請這個是具有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務，并且黃老吉這個行為不以謀取不當利益為目的，因此并不構(gòu)成惡意與不以使用為目的注冊。不過黃老吉也不是所有的“老吉”都注冊下來，由此可知防御性商標并沒有特殊的申請權限與審理標準。如果有在先注冊的商標阻礙，除了使用撤三、無效或者授權、購買等方式取得該商標名稱的使用權，并沒有其他捷徑可走。

 

（圖源：王老吉淘寶官方旗艦店）

 

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