企業(yè)在參加境外展會時面臨知識產(chǎn)權(quán)爭端，可能會產(chǎn)生巨大損失。因此，在參加境外展會前，應(yīng)當熟知展會所在地的知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)政策規(guī)定，以及可能會遭遇的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，事先在目標國家進行知識產(chǎn)權(quán)布局，建立相應(yīng)防控機制。但考慮到境外布局費用不低、難度較大，因而是否需要布局、如何布局都必須予以綜合考慮。

 

境外專利風(fēng)險防控

 

境外專利風(fēng)險防控主要包括專利的風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險防控體系、專利預(yù)警分析等方面。

 

（一）風(fēng)險評估

 

風(fēng)險評估主要是指評估風(fēng)險發(fā)生的可能性以及風(fēng)險一旦發(fā)生后可能帶來的損失，具體包括行業(yè)風(fēng)險、產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險的評估。

 

行業(yè)風(fēng)險評估是通過收集目標國家或地區(qū)的與本行業(yè)相關(guān)的專利訴訟案件的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，評估該行業(yè)在當?shù)氐膶＠V訟風(fēng)險。不同行業(yè)在不同國家的風(fēng)險不一樣，例如消費品、生物醫(yī)藥和電子行業(yè)在美國屬于比較熱門的專利訴訟行業(yè)。

 

產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險的評估主要是從市場以及產(chǎn)品或技術(shù)本身這兩個維度進行：

 

（1）從市場維度來說，需要特別注意產(chǎn)品銷量大或銷量增長快的國家或地區(qū)以及知識產(chǎn)權(quán)保護力度大的國家地區(qū)。

 

（2）從產(chǎn)品或技術(shù)本身的維度來說，需要重點評估新產(chǎn)品、拳頭產(chǎn)品等重點戰(zhàn)略發(fā)展的產(chǎn)品或技術(shù)；相應(yīng)的產(chǎn)品或技術(shù)應(yīng)拆解為多個技術(shù)點或功能點，區(qū)分其中的公知技術(shù)、自研技術(shù)、外購技術(shù)或標準技術(shù)。

 

（二）風(fēng)險控制

 

在產(chǎn)品研發(fā)的立項、設(shè)計以及應(yīng)用等全流程都應(yīng)該進行風(fēng)險識別和控制。風(fēng)險控制可以通過專利檢索或分析等工具來分析行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)的水平和發(fā)展，識別并規(guī)避潛在風(fēng)險。在專利布局階段還可以收集并分析各國或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)政策、專利申請實務(wù)和商業(yè)環(huán)境等信息以防控風(fēng)險。

 

（三）風(fēng)險防控體系
 

有條件的企業(yè)可以建立完整的風(fēng)險防控體系，具體包括：建立固定的知識產(chǎn)權(quán)管理和法務(wù)團隊、搭建合理的成果保護和專利布局的內(nèi)部機制、建立應(yīng)急糾紛處理小組、整合包括律師事務(wù)所在內(nèi)的外部資源等。同時還可以建立專家分析論證體系，企業(yè)對某些可能有侵權(quán)隱患的重要專利進行深入研究，繪制專利地圖，組織有關(guān)專家、法律顧問、經(jīng)濟專家等共同參與分析和決策，找到相應(yīng)對策，實施危機處理，將企業(yè)境外參展中可能發(fā)生專利侵權(quán)糾紛的影響和損失降到最低。

 

（四）專利預(yù)警分析

 

針對重點產(chǎn)品或重點市場，企業(yè)可以考慮請專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)或律所進行專利預(yù)警分析。該分析具體包括以下步驟：

 

1.確定產(chǎn)品技術(shù)方案

 

全面分析產(chǎn)品技術(shù)構(gòu)成并分解形成具體的技術(shù)方案，以確定專利檢索方向。

 

2.檢索風(fēng)險專利

 

在專利數(shù)據(jù)庫中檢索得到相關(guān)專利。在這個過程中，可能需要不斷調(diào)整檢索策略以保證專利檢索的查全率。

 

3.篩選高度相關(guān)專利

 

人工篩選出高度相關(guān)專利并確定高度相關(guān)專利的法律狀態(tài)和保護范圍。

 

4.侵權(quán)比對分析

 

根據(jù)目標國的實際情況，利用侵權(quán)判定的全面覆蓋原則、等同原則和禁止反悔原則等主要原則進行侵權(quán)比對分析。

 

5.了解目標國的法律制度

 

收集和分析目標國的相關(guān)法律制度規(guī)定和司法環(huán)境。

 

6.提供解決方案

 

提供包括法律、技術(shù)和商業(yè)措施在內(nèi)的解決方案。其中，法律措施包括訴訟應(yīng)對和專利無效等；技術(shù)措施包括檢索現(xiàn)有技術(shù)或進行專利儲備、規(guī)避設(shè)計、替代方案等；商業(yè)措施包括技術(shù)合作、專利許可、專利轉(zhuǎn)讓等

 

境外商標風(fēng)險防控

 

（一）商標檢索

 

企業(yè)可將商標進行相同和近似檢索，以了解商標在國外是否有被搶注，以及是否有“打擦邊球”的注冊。

 

（二）商標監(jiān)測

 

大多數(shù)國家在商標注冊申請過程中，審查機關(guān)只依職權(quán)審查駁回申請的絕對理由，不會主動引證相同或近似的在先商標而進行駁回，并將相對理由留待異議程序解決，這是導(dǎo)致商標在境外搶注的原因之一。具體情形如：

 

（1）企業(yè)的海外經(jīng)銷商或代理商未經(jīng)同意或授權(quán)非法搶注商標，其一是直接以經(jīng)銷商或代理商的名義進行注冊，其二是以經(jīng)銷商或代理商的關(guān)聯(lián)公司、家屬、親戚或其合作伙伴等名義進行注冊；

 

（2）有業(yè)務(wù)往來的上下游客戶利用企業(yè)商標在境外的保護缺失搶注商標；

 

（3）同行業(yè)的對標企業(yè)，利用產(chǎn)品或消費群體的高度重合，搶先在境外注冊競爭對手的商標。

 

因此企業(yè)需要主動開展商標海外監(jiān)測工作，設(shè)置商標防火墻，及時監(jiān)測發(fā)現(xiàn)商標在境外被搶注的情況，尤其是對境外經(jīng)銷商或代理商、有業(yè)務(wù)往來的上下游企業(yè)、同行業(yè)的對標企業(yè)的商標申請進行重點監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并采取制止措施。

 

知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險排查

 

企業(yè)在境外參展前，在企業(yè)內(nèi)部需要進行知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險排查，主要步驟如下：

 

（一）侵權(quán)評估

 

積極和展會所在地的客戶、展覽商聯(lián)系，評估自己展品侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險，做好預(yù)防措施。可通過企業(yè)法務(wù)團隊或咨詢國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)律所做出初步評估，若確有需要可進一步咨詢參展國當?shù)貙I(yè)律所。對于存在侵權(quán)可能的，且在參展前未能排除潛在風(fēng)險的項目，不要在展會上展示；如涉及授權(quán)事宜的，應(yīng)仔細核對授權(quán)期限和地區(qū)，確保參展項目在參展地的合法性。

 

（二）市場監(jiān)測

 

通過對企業(yè)所有的專利、商標等知識產(chǎn)權(quán)在參展國家或地區(qū)的使用情況進行監(jiān)測，如有發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權(quán)行為，便可采取相應(yīng)措施處理。同時，企業(yè)通過對重點目標主體(不限于生產(chǎn)商、經(jīng)銷商等)進行監(jiān)控調(diào)查，搜集侵權(quán)相關(guān)證據(jù)，為下一步采取法律行動、商業(yè)談判等做好準備。

 

（三）了解企業(yè)是否收到境外知產(chǎn)侵權(quán)告知函

 

如果企業(yè)在先就收到過侵權(quán)告知函或者警告函等，可先由企業(yè)法務(wù)或者委托律師進行調(diào)查后積極回應(yīng)，先將阻礙參展的風(fēng)險排除后再“走出去”。

 

（四）準備參展產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬證明文件

 

這些文件包括參展產(chǎn)品在參展地獲得有效保護的知識產(chǎn)權(quán)清單、解決潛在知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的證明材料、授權(quán)委托書、當?shù)赜匈Y質(zhì)的律師出具的不侵權(quán)報告等。

 

（五）檢索參展產(chǎn)品

 

我國展會組織者和參展企業(yè)要對參展產(chǎn)品的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)進行檢索，排除可能造成侵權(quán)的產(chǎn)品參展，以降低參展可能導(dǎo)致的法律糾紛，防止因侵權(quán)產(chǎn)品參展而導(dǎo)致企業(yè)其他非侵權(quán)產(chǎn)品被撤離的風(fēng)險。此外，在排查自身知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的同時，還應(yīng)評估對方有無對己方侵權(quán)的可能，如有，要收集證據(jù)，以便自身合法維權(quán)。檢索范圍應(yīng)涵蓋：參展產(chǎn)品所在領(lǐng)域的專利檢索；對參展產(chǎn)品的商標和展品涉及到的標識進行商標檢索；參展所涉及的展臺展板設(shè)計、文字資料、圖片、計算機軟件、音樂、廣告語等的版權(quán)檢索。

 

（六）留存證明材料

 

企業(yè)應(yīng)當注意保存相關(guān)證明材料，以便遇到知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險時可以作為維權(quán)的證據(jù)，或作為反制對手的相關(guān)籌碼。主要的證明材料有：

 

一是自己擁有在先權(quán)利的證據(jù)，如企業(yè)獲得國際注冊的商標注冊證。

 

二是在先使用的證據(jù)，如用商品包裝、容器、標簽、商品附加標牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊、價目表等證明商標的在先使用證據(jù)。

 

三是對方侵權(quán)證據(jù)，企業(yè)可以對其他參展商涉嫌侵權(quán)的競爭性產(chǎn)品進行初步調(diào)查，如通過登錄競爭對手網(wǎng)站等方式獲取競爭對手可能參展的新產(chǎn)品信息，就其涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品作必要的對比分析，委托專業(yè)律師寄發(fā)警告函，預(yù)先阻止涉嫌侵權(quán)人參展。在商標領(lǐng)域還有對方惡意搶注商標的證據(jù)，如商業(yè)合作的關(guān)系證明文件、品牌宣傳證據(jù)等，商標在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品以及其他資料。

 

提前規(guī)避風(fēng)險的措施

 

企業(yè)境外參展規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險措施主要有：

 

（一）海關(guān)備案

 

參展前向展會舉辦地的海關(guān)進行知識產(chǎn)權(quán)備案，以預(yù)防展品受到海關(guān)的扣押。目前大部分國家都實行知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護制度，海關(guān)可根據(jù)權(quán)利人的海關(guān)備案對過境侵權(quán)產(chǎn)品采取強制扣押等措施。參展企業(yè)一方面應(yīng)查詢與參展產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度較大的知識產(chǎn)權(quán)是否已在參展國進行過海關(guān)備案，提前進行風(fēng)險布控；另一方面也應(yīng)將自身在參展地獲得的知識產(chǎn)權(quán)進行海關(guān)備案，以阻擊競爭對手。

 

（二）保護函

 

企業(yè)去境外之前可以向參展地的管轄法院提交保護函，以預(yù)防申請人向法院申請臨時禁令。

 

（三）聯(lián)合參展

 

企業(yè)可以利用組建聯(lián)盟、加入行業(yè)協(xié)會等方式，與其他相關(guān)的企業(yè)和行業(yè)機構(gòu)聯(lián)合參展，實現(xiàn)資源共享，信息互通，費用共擔(dān)；在面臨侵權(quán)指控或者被采取執(zhí)法措施后，行業(yè)協(xié)會可幫助企業(yè)尋求談判機會、促進與政府溝通并及時獲取專家指導(dǎo)。

 

（四）制定維權(quán)或涉險預(yù)案

 

在企業(yè)出發(fā)去參展前，可以委托國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)和律師協(xié)助，針對參展產(chǎn)品以及前期的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險排查和分析評估的結(jié)果，對可能會遇到侵權(quán)他人或被他人侵權(quán)的風(fēng)險進行預(yù)估并制定好預(yù)備方案，以便企業(yè)在境外參展時能夠迅速作出應(yīng)對。

 

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